Europees merkenrecht: wat is er veranderd?

Het Europees Parlement heeft op 15 december jongstleden ingestemd met belangrijke hervormingen in het Europees merkenrecht.

Dit betekent dat de komst van een nieuwe merkenrichtlijn en een gewijzigde merkenverordening vast zijn komen te staan.

De hervormingen in het Europees merkenrecht hebben als doel het merkenrecht in Europa effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen wordt in de (buitenlandse) media ook wel aangeduid als het ‘Trademark Reform Package’.

Novagraaf Nederland, dienstverlener op het gebied van Intellectueel Eigendom  in Europa, zet de veranderingen en gevolgen op een rij.

In de Benelux zal in de komende drie jaar het nodige gaan veranderen, maar veranderingen in de EU merkenwetgeving gelden al per eind maart 2016.

Binnen drie jaar

De nieuwe merkenrichtlijn moet binnen drie jaar worden geïmplementeerd in de nationale merkenwetgeving van lidstaten. In de Benelux betekent dit dat als gevolg van de nieuwe richtlijn het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) ten aanzien van het merkenrecht zal worden aangepast.

Volgelopen met ongebruikte merken

Nu geldt dat voor een Benelux-depot in één tot drie klasse(n) dezelfde takse gerekend wordt (‘drie klassen voor de prijs van één’). Dit heeft geleid tot een merkenregister dat is  volgelopen met merken die niet gebruikt worden voor alle klassen waarin het merk geregistreerd is, hetgeen gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van merken en betrouwbaarheid van het merkenregister.

Om dit probleem op te lossen geeft de nieuwe merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid om een takse te gaan rekenen per klasse (‘een takse per klasse’).

Novagraaf verwacht dat verschillende EU-lidstaten, waaronder de Benelux, deze mogelijkheid overnemen in de nationale merkenwetgeving.

Administratieve verval- en nietigheidsprocedure

Nationale merkenbureaus worden verplicht binnen zeven jaar na inwerkingtreding van de nieuwe merkenrichtlijn een administratieve procedure tot vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties aan te bieden.

Nu zijn merkhouders genoodzaakt een juridische procedure te starten om een vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties te vorderen. De verwachting is volgens Novagraaf dat de administratieve procedure in de Benelux sneller zal zijn ingevoerd dan de maximale termijn van zeven jaar.

Nieuwe merkenverordening

De gewijzigde merkenverordening ziet op het Uniemerk (heet nu nog ‘Gemeenschapsmerk’) en treedt (grotendeels) direct in werking. Merkhouders van Uniemerken zullen vanaf de inwerkingtreding al te maken (kunnen) hebben met de gewijzigde verordening.

Novagraaf noemt twee dingen die belangrijk zijn voor Uniemerkhouders:

1. Gewijzigd taksesysteem

Na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening zal voor Uniemerken een takse betaald dienen te worden per klasse (‘één takse per klasse’). Dit zal eveneens komen te gelden voor vernieuwing van bestaande Uniemerkregistraties.

2. Mogelijkheid tot indienen verklaring tot behoud van brede bescherming merk

Bij het deponeren van een Uniemerk dient de merkhouder via een omschrijving aan te geven voor welke waren en/of diensten hij het merk wenst te (gaan) gebruiken.

Tot half 2012 gold ten aanzien van het Uniemerk dat wanneer een merkhouder koos voor de algemene klasseomschrijving, de merkregistratie alles dekte wat in de desbetreffende klasse kon vallen, het zogeheten ‘class-heading-covers-all’-principe.

Hieraan kwam een einde door het IP Translator-arrest waarin het Europese Hof van Justitie uiteen zette dat het verplicht is om bij depot zorg te dragen voor een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de waren en diensten.

De beschermingsomvang van een na 22 juni 2012 gedeponeerd Uniemerk is hierdoor beperkt tot datgeen wat bij registratie duidelijk en nauwkeurig is omschreven, het ‘means-what-it-says’-principe.

Minder beschermd

Hierdoor kunnen houders van Uniemerken in feite minder beschermd zijn dan bij registratie door de merkhouder was beoogd. Vandaar dat de mogelijkheid is gecreëerd voor houders van Uniemerken die voor 22 juni 2012 zijn gedeponeerd en de algemene klasseomschrijving hebben gebruikt om, binnen zes maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening, te verklaren dat zij ‘(…) op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen (…)’.

Oftewel: houders kunnen door middel van het indienen van de verklaring bewerkstelligen dat de registratie ook waren en diensten dekt die niet vallen onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving.

Hiervoor geldt wel het vereiste dat die waren en diensten in de zogenaamde alfabetische lijst voorkomen: een door merkenautoriteiten gehanteerde lijst met per klasse ingedeelde waren en diensten.

Indien een merkhouder niet van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de beschermingsomvang van het merk, na het verstrijken van de zes maanden-termijn, beperkt zijn tot wat letterlijk binnen de betekenis van de gebruikte klasseomschrijving valt.

Geur registreren

Tot slot is volgens Novagraaf van belang dat zowel in de nieuwe merkenrichtlijn als in de gewijzigde merkenverordening het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komt te vervallen.

Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar teken zoals een geur of klank te registeren, mits het teken omschreven kan worden op precieze en duidelijke wijze en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.