Tijgernootjes vs. Girafnootjes: Uiterlijk-beschermende merken Frito-Lay geen tandeloze tijger*

Enter de Girafnootjes. Sinds 2015 produceert Intersnack deze nootjes. Ze worden bij Aldi verkocht.

Girafnootjes lijken op Tijgernootjes, vindt Frito-Lay. Het begint al bij de aanduiding “Girafnootjes”. Een tijger en een giraf – dat is toch bijna hetzelfde? Beide zijn “exotische wilde dieren met geelbruine huid met camouflagepatroon”, is het niet? En dan het uiterlijk van de noten zelf. Identiek, vindt Frito-Lay.

Frito-Lay begint een rechtszaak tegen Intersnack, en vraagt de rechtbank (onder meer) om vast te stellen dat Intersnack merkinbreuk pleegt, en om Intersnack te verbieden om de Girafnootjes te verhandelen.     

De rechtbank Gelderland oordeelt in zijn vonnis van 27 maart 2019 dat Intersnack inbreuk maakt op de merken die het uiterlijk van de Tijgernootjes beschermen, en legt het gevraagde verbod op. Want het uiterlijk van de nootjes van Intersnack is identiek aan de nootjes uit de merkinschrijving van Frito-Lay. Bye bye Girafnootjes.

OK, het lijkt teveel op elkaar. Klip en klaar, eenvoudige zaak dus? Niet bepaald. Zoals zo vaak in zaken over handhaving van intellectuele-eigendom ligt de kwestie ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken. En Intersnack haalde in de procedure alles uit de kast om veroordeling te voorkomen. Intersnack “threw the sink at them” en stelde de geldigheid van de Tijgernootjes-merken van Frito-Lay stevig op de proef, om te voorkomen dat die merken zouden kunnen worden ingeroepen tegen de Girafnootjes.

Een belangrijke discussie ging over de Tijgernootjes-merken die het uiterlijk van de Tijgernootjes moeten beschermen. De hamvraag: blijkt uit de desbetreffende merkregistraties duidelijk genoeg wat die merken beogen te beschermen? Want duidelijkheid op dat gebied is een vereiste voor geldigheid van een merk. Volgens Frito-Lay is het object van bescherming “een noot met geschakeerd kleurpatroon in de tinten oranje, bruin en geel”, en blijkt dat voldoende duidelijk uit de merkregistraties. De rechtbank is dat met Frito-Lay eens.

Een andere interessant issue ging over de toepasselijkheid van de strenge eisen die onder oud recht van toepassing waren op vormmerken. Onder dat oude recht (dat in deze zaak nog van toepassing is) waren ongeldig vormmerken die een vorm hebben (i) die door de aard van de waar wordt bepaald, (ii) die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of (iii) die een wezenlijke waarde aan de waren geeft. Intersnack betoogde onder meer dat het fraaie gevlekte uiterlijk van de nootjes een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat het merk ongeldig zou zijn.

De rechtbank oordeelt hierover dat geen sprake is van vormmerken, maar van samengestelde merken, zodat de strenge eisen niet van toepassing zijn. Onder het nieuwe recht (geldig sinds 1 maart 2019) zou dat anders liggen – dan zijn die strenge eisen niet alleen van toepassing op zuivere vormmerken, maar op alle soorten merken. Jammer genoeg voor Intersnack had de hoogste Europese rechter net bepaald dat het nieuwe recht niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van dat nieuwe recht.

Geldige uiterlijk-beschermende merken dus, en inbreuk.

Het resultaat lijkt mij een hele belangrijke overwinning voor Frito-Lay. Zij is er voorlopig in geslaagd om het uiterlijk van de Tijgernootjes te monopoliseren via de band van het merkenrecht. En merkenrechtelijke bescherming kan in principe oneindig worden verlengd. Zo blijken de uiterlijk-beschermende merken van Frito-Lay bepaald geen tandeloze tijger*.      

Daniël Haije is merkrechtadvocaat bij Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten

* Feit: rechtszaken over intellectuele eigendom brengen het allerslechtste in de mens naar boven als het aankomt op woordspelingen. Of het beste natuurlijk, afhankelijk van jouw type humor. De besproken zaak over de Tijgernootjes versus de Girafnootjes is weer niet anders. De woordspelingen naar aanleiding van de “Smaakzaak” waren ook niet te harden, zie https://www.boek9.nl/boek9-berichten/over-smaak-valt-niet-te-twisten-maar-over-cliches-misschien-wel.