Waarom de merkregistratie van Goodbye Yellow, crème tegen vergeling, ongeldig was

Tsjongejonge, wat heb jij een gele kop zeg!! Laat geworden gisteren? Je ziet er niet uit, daar moet je echt wat aan doen. Ik heb wel wat voor je. Hier, neem dit crèmepje, Goodbye Yellow, prima spul, dat geeft je weer wat kleur.

Het mag dan prima spul zijn, dat Goodbye Yellow, maar Henkel was er minder blij mee. Het brengt zelf ook een merk op de markt met de naam Good Bye Yellow, een Schwarzkopf-shampoo tegen verkleurd haar.

Het maakte bezwaar dat het het Luxemburgse cosmeticabedrijf Good-Bye gelukt was een Benelux merkregistratie van Goodbye Yellow voor zijn crème te krijgen. Dat merk is toch niet onderscheidend, betoogde Henkel.

Benelux Gerechtshof

Henkel kreeg daarin gelijk van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE, en ook in een beroepzaak voor het Benelux Gerechtshof, dat het merk van de Luxemburgers ongeldig verklaarde.

De consument begrijpt natuurlijk meteen dat zo’n crème met de naam Goodbye Yellow bedoeld is om gele verkleuringen of vlekken op huid of nagels weg te werken of er “goodbye” tegen te zeggen, aldus het Hof. Het merk beschrijft dus een aantrekkelijk kenmerk van het product en is daarom niet onderscheidend. Voor zulke beschrijvende merken krijg je geen bescherming.

Oppassen met verwijzende merken

De zaak laat zien dat het oppassen geblazen is met de keuze van een merknaam. Bij sommige namen hoef je niet uit te leggen dat ze juridisch niet te claimen zijn. Wie zijn zalf tegen huidverkleuring bijvoorbeeld de merknaam Anti-Verkleuring geeft, voelt wel aan dat dat niet te beschermen is.

Maar het gaat in de praktijk dus echt een stuk verder: ook als het merk, zoals Goodbye Yellow, op een of andere manier verwijst naar een bepaalde werking van het product, zit je al in de gevarenzone.

 

Mr. Bas Kist is mede-oprichter van merkenbureau Chiever